Известные имена и произведения в товарных знаках

Интервью с Председателем Суда по интеллектуальным правам, доктором юридических наук, профессором Людмилой Александровной Новоселовой

- Людмила Александровна, в соответствии с подпунктом 1 п. 2 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в РФ произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из них, без согласия правообладателя. Какие вопросы исследуются судом в рамках рассмотрения дел по оспариванию регистрации знака по данному основанию? Как определяются круг лиц, которые могут оспаривать регистрацию? Как оценивается способность части произведения, например названия, конкурировать с товарным знаком?

- Суд по интеллектуальным правам достаточно часто сталкивается с вопросами по применению статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая устанавливает основания для отказа в регистрации товарного знака.

В частности, пунктом 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака обозначение, тождественное известному в Российской Федерации на дату подачи заявки произведению науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам столкнулся с применением этой нормы при рассмотрении дела по товарному знаку «Тихий Дон». В частности, в отношении услуг, связанных с продажей железнодорожных билетов. Еще с 30-х годов по российской железной дороге ходил фирменный поезд «Тихий Дон». РЖД зарегистрировали соответствующий товарный знак. Законность регистрации была оспорена хозяйственным обществом с фирменным наименованием «Тихий Дон», которое обосновывало свои требования ссылками на то, что в данном случае используется название известного произведения, причем без согласия правообладателя или его наследников.

В рамках указанного дела предстояло выяснить вопрос о том, кто входит в круг лиц, имеющих право на оспаривание регистрации товарного знака по данному основанию. В рассматриваемом деле, лицо, заявившее требование, обосновывало свое право тем, что у него есть конкурирующее фирменное наименование. Суды, основываясь на мнениях специалистов, пришли к выводу о том, что в данном случае лицом, которое может ставить вопрос о прекращении соответствующей регистрации, может быть только правообладатель соответствующего произведения науки, литературы и искусства (или его наследники), поскольку только его интересы в данном случае могут быть затронуты при регистрации такого обозначения.

Выяснению подлежал также ряд других сложных вопросов.
Так, среди специалистов развернулась серьезная дискуссия по поводу того, что должно быть в данном случае «охраняемым» и что должно быть «известным». Дело в том, что норма сформулирована следующим образом: «название произведения, цитата или персонаж из такого произведения». Т.е. речь идет об известности произведения в целом. И соответственно, если известно произведение в целом, то персонаж, либо название, либо часть этого произведения тоже не могут быть использованы без согласия правообладателя.

Но проблема заключается в том, что не любая часть произведения, не любой персонаж и далеко не любое название даже известного в целом произведения могут рассматриваться как охраноспособные. В качестве примера приводилось название повести А.С. Пушкина «Метель». Можно предположить, что при возникновении вопроса об использовании слова «метель» и возможности регистрации его в качестве товарного знака, обладатель прав на это произведение смог бы воспрепятствовать использованию такого известного и достаточно распространённого слова русского языка, в частности, для названий кафе, ресторанов, для использования  в других коммерческих целях, но такой подход был бы совершенно неправильным. Применение подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации возможно, когда доказана не только известность произведения в целом, но и известность, узнаваемость использованной части произведения, ее творческий характер. Указанные обстоятельства также рассматривались в рамках дела «Тихого Дона». Обсуждался вопрос о том, действительно ли название «Тихий Дон» является охраняемой частью произведения, созданной творческим трудом М.А. Шолохова. Рассматривалась точка зрения, согласно которой исследуемое словосочетание представляло собой произведение народного творчества, и в подтверждение приводились песни, одну из которых М.А. Шолохов использовал в качестве эпиграфа к своему роману.

Несмотря на оценку судом обозначенных вопросов, в рамках данного дела было достаточно определить, что лицо, заявившее требование, не может рассматриваться как заинтересованное для целей оспаривания регистрации товарного знака, правообладателем которого является РЖД.

— В соответствии с подпунктом 2 п. 2 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные имени, псевдониму или производному от них обозначению, известного в РФ лица, без согласия этого лица или его наследника. Какие вопросы требуют выяснения при применении этой нормы? Любой ли наследник входит в круг заинтересованных лиц? Если товарный знак включает производное от известного имени обозначение, являющееся топонимом, применяется ли данная норма?

— В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен запрет на регистрацию обозначений, тождественных имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника. Норма использовалась в практике крайне редко.

В рамках спора с участием торгового центра «Гагаринский» оспаривалась регистрация товарного знака, состоящего из изображения в виде устремленного  вверх треугольника со звездой и слова «Гагаринский». Претензии к правообладателю товарного знака предъявили наследники Ю.А. Гагарина. Они ставили вопрос о том, что такого рода товарный знак использует имя известной личности без её согласия, что очевидно, а также без согласия наследников. Наиболее серьезные вопросы были связанны с тем, что использовалось в данном случае: фамилия известного лица либо основанный на ней топоним (Гагаринский район города Москвы).

Такого рода проблема является актуальной в первую очередь для Российской Федерации, поскольку в других странах не настолько распространены переименования городов, улиц, площадей в честь знаменитых людей. В России подобный способ увековечивания памяти является повседневной практикой, у нас значительное число городов, улиц, названных в честь знаменитых людей. И, соответственно, не всегда можно четко определить, что именно используется в товарном знаке: топоним или имя, от которого он образован. В случае, когда товарный знак использует топоним, согласие соответствующего лица либо его наследников для действительности регистрации не требуется. Если же используется непосредственно имя, фамилия известного лица, то применяется указанная норма.

Второй проблемой, возникающей в рамках рассмотрения таких дел, является определение круга лиц, имеющих право оспаривать данную регистрацию. По смыслу нормы, круг таких лиц ограничен теми, кто может дать согласие на использование соответствующего обозначения (обладатель соответствующего имени либо его наследники). Тем не менее, остается много вопросов. Можно предположить, что действие указанной нормы направлено на защиту неимущественных прав (права на имя). Но если так, то почему тогда право на защиту предоставляется наследникам? Наследниками являются лица, которые унаследовали имущество. Право на имя в данном случае они могут только защищать, но если речь идет о защите имени, то, скорее всего, наследники должны иметь право на защиту не при простом использовании, а при использовании способом, причиняющим ущерб лицу, чье имя используется. Таким образом, защита имени как неимущественного блага осуществляется по другим правилам. Вряд ли пп. 1 п. 9 ст. 1483 Гражданского кодекса можно рассматривать как один из способов защиты имени как неимущественного блага. Очевидно, что согласие наследников здесь получается возмездно, поскольку имя будет использовано как товарный знак в коммерческих целях. Следовательно, рассматриваемое право давать согласие на использование имени является в данном случае своеобразным имущественным благом.

Когда мы говорим о защите права на имя, то подразумеваем защиту неимущественного интереса. Почему же ГК РФ предоставляет право согласовывать использование и требовать отмены регистрации наследникам, в круг которых могут входить лица, не имеющие никакого отношения к имени известного человека, например, получившие какую-либо часть средств знакомые известного лица?  Почему мы даем им в руки такой инструмент, как возможность оспаривания регистрации товарного знака, где использовано имя лица, к которому они не имеют никакого отношения?

Поскольку Роспатент при принятии решения в отношении регистрации товарного знака «Гагаринский» не исследовал ни вопрос о наличии права на оспаривание (наличие наследников, правопреемников у заявителя), ни связь обозначения с топонимом, суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение заявителя против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку.

Насколько мне известно, в начале 2016 года Роспатент удовлетворил возражения наследницы Юрия Алексеевича и признал недействительным предоставление правовой охраны указанному товарному знаку.